Interessante Entscheidungen (2021 - 2022)

Patentrecht

1. Nichtigkeitsverfahren – Rückverweisung zur Verfahrensergänzung

Gegen ein Patent (Pendelscharnier) wurde, gestützt auf behauptete mangelnde Offenbarung und erfinderische Tätigkeit sowie Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung, Nichtigkeit vorgebracht. Im Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung des ÖPA reichte die Patentinhaberin fünf Hilfsanträge mit jeweils modifizierten Versionen des Patentanspruchs 1 für den Fall ein, dass eine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung und/oder fehlende Erfindungshöhe konstatiert werden sollte. Die NA bejahte den erfinderischen Schritt und verneinte die Offenbarungsüberschreitung; sie sah daher im Zuge der Abweisung des Nichtigkeitsantrags keinen Anlass, die Hilfsanträge zu behandeln.

Das Berufungsgericht (OLG Wien) verneinte allerdings den erfinderischen Schritt, konnte aber die Hilfsanträge nicht gleichzeitig erledigen, da die Parteien hiezu keine Äußerungsmöglichkeiten gehabt hätten, also überrascht worden wären; es hob daher die Endentscheidung der NA auf, die nunmehr die Hilfsanträge zu prüfen haben wird

(OLG v. 10.11.2022, 33R18/22t – ÖBl 2023,85; Pbl 2023,12)

2. Unzulässige Zwischenverallgemeinerung

In einem Verletzungsstreit wandte die beklagte Partei im Sicherungsverfahren die Nichtigkeit des Klagspatents erfolgreich ein, zumal letzteres aus einer Stammanmeldung hervorgegangen war, die – soweit entscheidungsrelevant – ursprünglich eine Merkmalskombination betraf. Da das Klagspatent in seinem Anspruch 1 aber nunmehr nur eines der Merkmale aufweist, erachtete dies das HG Wien, bestätigt durch das OLG Wien, als eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung, weshalb der Sicherungsantrag verworfen wurde

(OLG Wien vom 20.04.2022, 33R7/22z – ÖBl 2023,21)

Ergänzendes Schutzzertifikat (ESZ)

Auf Basis eines Patentes mit dem Titel „Pharmazeutische Formulierungen mit Dapaglifloxin-Propylenglykol-Hydrat“, in dem u.a. eine Kombination mit Saxaglipin unter Schutz gestellt ist, und der zugehörigen arzneimittelrechtlichen Erstgenehmigung in der EU wurde letztlich ein ESZ für das Erzeugnis „Dapagliflozin-Propylenglykol-Hydrat/Saxaglipin“ beantragt. Dies wurde vom Österreichischen Patentamt aber mit der Begründung abgewiesen, dass der Begriff „Erzeugnis“ nur den Wirkstoff oder die Wirkstoffkombination umfasse, nicht aber weitere Additive ohne arzneiliche Wirkung, (hier: die Darreichungsform als „Propylenglykol-Hydrat“) – das ESZ hätte also für „Dapagliflozin/Saxaglipin“ beantragt werden müssen.

Aufgrund eines Rekurses erteilte das OLG Wien aber das ESZ mit der beantragten Erzeugnisbezeichnung. Es hielt fest, dass der Begriff „Wirkstoff“ in der ESZ-Verordnung gar nicht definiert ist, der Ausschluss von Stoffen, die keine eigene arzneiliche Wirkung entfalten, von der Subsumption unter den Begriff „Wirkstoff“ also (nur) durch die EuGH‑Rechtsprechung vorliegt. Würde man dieser hier aber – wie das Patentamt es getan hat – folgen, ergäbe es sich, dass für die dem Grundpatent entsprechende pharmazeutische Formulierung kein ESZ erteilt werden könnte. Es würde aber dem Zweck der ESZ-Verordnung widersprechen, wenn nur dann eine Verlängerung des Patentschutzes für die Verwendung als Arzneimittel in Betracht käme, wenn das Grundpatent einen reinen Wirkstoff offenbarte.

(OLG Wien vom 29.12.2022, 33R89/22h – ÖBl 2023,71; Pbl 2023,53) 

Markenrecht

1. Zur Markenfähigkeit

Zwei Wort-Bild Marken die den Namen des in Österreich allseits bekannten, quasi berühmten, kürzlich verstorbenen Journalisten HUGO PORTISCH enthielten, wurde für gewisse Waren der Klasse 16 (u.a. gedruckte Preisverleihungsurkunden) und Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 (u.a. Öffentlichkeitsarbeit; Organisation von Wettbewerben und Preisverleihungen) die Registrierung in Österreich von allen drei Instanzen (Österreichisches Patentamt, OLG Wien, OGH) auf Basis angenommenen beschreibenden Charakters verwehrt.

Da Hugo Portisch für eine bestimmte Art des Journalismus, nämlich zeitgeschichtliche Darstellungen für ein breites Publikum, stand, wurde davon ausgegangen, dass das Publikum die mit dem Namen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen ohne komplizierte Schlussfolgerungen oder Gedankenoperationen dieser Art von Journalismus zuordnen würden, weshalb die angemeldeten Zeichen rein beschreibend und somit einem Markenschutz nicht zugänglich seien.

(OGH vom 30.06.2022, 4Ob39/22x – ÖBl 2023,31)

3. Zur Unterscheidungskraft

    • Die für Software (Kl. 9), Design von Software (Kl. 42), Dienstleistungen eines Bauträgers (Kl. 35), Immobilienwesen (Kl. 36) und juristische Dienstleistungen (Kl. 45) angemeldete Wort-Bild-Marke „my flat“ wurde von der Rechtsabteilung des ÖPA und vom OLG Wien in vollem Umfang mit der Begründung abgewiesen, dass der Begriff „MY FLAT“ hierzulande vom Publikum als „meine Wohnung“ verstanden werden würde, weshalb dem Zeichen keine Unterscheidungskraft zukäme.

      Der OGH änderte die Entscheidung jedoch dahingehend ab, dass er die Unterscheidungskraft für die Klassen 9, 42 und 45 mit der Begründung bejahte, das Publikum würde das Zeichen nicht unmittelbar mit diesen Waren und Dienstleistungen in Verbindung bringen, und dass diesbezüglich also kein beschreibender Inhalt vorläge.

      (OGH vom 28.09.2021, 4Ob153/21k – ÖBl 2022,170)

    • Die im Jahre 2002 registrierte und 20 Jahre unangefochten gewesene Marke SPUCKSCHUTZ für „Vitrinen“ (Kl. 20) und „Verkaufsförderung, Waren- und Dienstleistungspräsentationen“ (Kl. 35) wurde über Antrag von der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes, bestätigt durch das OLG Wien, wegen fehlender Unterscheidungskraft gelöscht. Beide Instanzen stellten fest, dass schon zum Eintragungszeitpunkt eine eindeutige Beschreibung eines Funktionsmerkmals von Vitrinen und ein sachbezogener Hinweis auf die damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen vorgelegen war. Es nimmt daher Wunder, dass die Anmeldeabteilung des ÖPA die Marke einst als schutzfähig gewertet hat.

      (OLG Wien vom 04.07.2022, 33R33/22y – Pbl 2023,11)
    • Der internationalen Marke BasenCitrate für Arzneimittel und diätische Erzeugnisse (Kl. 5, 29) wurde über Antrag der Schutz in Österreich verweigert, weil die Wortverbindung zwar als eine sprachliche Neubildung angesehen worden ist, aber deren Sinngehalt nicht über die Summe ihrer Bestandteile hinausgeht. Das ÖPA, bestätigt durch das OLG Wien, hielt daher fest, dass das Publikum die Marke nicht als Fantasiebezeichnung ansehen würde und ihr damit die Unterscheidungskraft fehle, auch weil sie rein beschreibend ist.

      (OLG Wien, vom 23.06.2022, 33R17/22w – Pbl 2023,34)

3. Zur Verwechselbarkeit

    • Gestützt auf mehrere Wort- und Wort-Bild-Marken MOBIL für Brenn- und Treibstoffe, Öle u.a.m. sowie Dienstleistungen von Tankstellen und Kfz-Servicestationen, wobei bei den Wort-Bild-Marken der Buchstabe „o“ als roter Kreis dargestellt ist und die übrigen Buchstaben in Blau gehalten sind, hat ExxonMobil Widerspruch gegen die Registrierung einer Wort-Bild-Marke für weitgehend ähnliche bzw. identische Waren und Dienstleistungen erhoben, die auf grünem Untergrund in gelber Schrift die Wortfolge MOBIL PETROL aufweist, der das Bild eines kleinen Elefanten, umrahmt von der Kontur eines Tropfens, vorangestellt ist. Es wurde Verwechslungsgefahr, unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marken sowie deren Notorietät geltend gemacht.

      Die Rechtsabteilung des Österreichischen Patentamts wies den Widerspruch zur Gänze mit folgenden Begründungen ab:

      Für die bereits dem Benutzungszwang unterliegenden Marken seien keine ausreichenden Verwendungsnachweise erbracht worden.

      Die Bekanntheit und die Notorietät seien nicht bewiesen worden.

      Verwechslungsgefahr läge nicht vor, da die Dienstleistungen „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Bürodienste und Bauwesen“ überhaupt nicht tangiert wären und dem Wort MOBIL in der angegriffenen Marke keine selbständige Unterscheidungskraft zukäme. Die Wortkombination MOBIL PETROL hätte bloß informativen Charakter und sei daher kein kennzeichnungskräftiger Bestandteil. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde daher vielmehr durch deren grafisches Element geprägt.

      Im Rekursverfahren gab das OLG Wien jedoch dem Widerspruch mit Ausnahme der o.a. Dienstleistungen Folge. Es bestätigte zwar die Rechtsansicht des ÖPA hinsichtlich Bekanntheit und Notorietät sowie weitgehend auch bezüglich der Verwendungsnachweise, bejahte aber die Verwechslungsgefahr. Im Gegensatz zum ÖPA ordnete das OLG dem Wort MOBIL im Zusammenhang mit Kraftstoffen etc. keinen beschreibenden Charakter sondern Kennzeichnungskraft zu. Dagegen wertete es den Zusatz PETROL als beschreibende Angabe für Brennstoffe. Schließlich erachtete es den Bildanteil („Tropfen“) als bloß beschreibende Verzierung des Wortbestandteils PETROL, der also die Aufmerksamkeit des Publikums nicht auf sich zieht.

      (OLG Wien v. 13.12.2021, R3 R77/21t – Pbl 2022,51)

    • Die Widerspruchsmarke „e.lub“ und die angegriffene Marke „ILUBE“, beide für identische bzw. ähnliche Waren der Klassen 1, 3 und 4 (insbesondere Reinigungs- und Schmiermittel) sind vom OLG Wien – in Bestätigung einer Entscheidung des ÖPA – wegen der grafischen und phonetischen Gemeinsamkeiten als verwechslungsfähig ähnlich bewertet worden, da ein vorangestelltes „e.“ heutzutage als „i“ ausgesprochen wird und die Silbe LUB beiden Marken gemeinsam ist.

      (OLG Wien vom 06.04.2022, 33R114/21h – Pbl 2022,64)

    • Gegen die Wort-Bild-Marke LUXBAU für Baumaterialien (Kl. 6 und 19) und Bauarbeiten sowie einschlägiges Projektmanagement (Kl. 37 und 42) wurde auf Basis der Wortmarke LUX und der Wort-Bild-Marke LUX LUX Tools (beide registriert für unzählige Waren, u.a. der Klassen 6 und 19) Widerspruch erhoben, dem vom ÖPA, bestätigt durch das OLG Wien, in faktisch vollem Umfang (mit Ausnahme der Waren „Fenster- und Fensterabdeckungen, nicht aus Metall“) stattgegeben wurde. Ausschlaggebend dabei war das alle Marken prägende Wort LUX, die überwiegende Warenidentität bzw. -ähnlichkeit sowie der Umstand, dass einander ergänzende bzw. aufeinander Bezug habende Waren und Dienstleistungen vorliegen.

      (OLG Wien vom 12.05.2022, 33R120/21s – Pbl 2022,64)

    • Die ältere, nicht eingetragene Wort-Bild Marke fashiontv (mit einem vorangestellten Druckbuchstaben f in einer diamantschliffähnlichen Umrandung) wurde vom ÖPA, bestätigt durch das OLG Wien, für Fernsehsendungen (Kl. 38) als nicht verwechselbar ähnlich mit der jüngeren eingetragenen Wort-Bild Marke Fashion TV (bei der der Buchstabe „A“ durch eine Frau im langen Kleid stilisiert ist) bewertet, da die Wortbestandteile als rein beschreibend, aber die Bildbestandteile als unterscheidungskräftig angesehen worden sind.

      (OLG Wien vom 18.10.2022, 33R13/22g – Pbl 2023,33)

    • Die ältere Unionsmarke GLÜCK (figurativ) für Lebensmittel und Getränke (Kl. 30, 32) wurde in die jüngere österreichische Marke „GLÜCK IM GLAS, Der Kostbare Laden“ (Wort-Bild) für Lebensmittel zur Gänze übernommen, weshalb letztere von der Rechtsabteilung des Österreichischen Patentamtes, bestätigt durch das OLG Wien, im Widerspruchsverfahren aufgehoben wurde.

      Die Inhaberin der jüngeren Marke richtete daraufhin einen außerordentlichen Revisionsrekurs an den OGH mit der Begründung, die Widerspruchsmarke hätte mangels Unterscheidungskraft überhaupt keine Kennzeichnungskraft, weshalb grundsätzlich keine Verwechslungsgefahr bestehen könne.

      Der OGH ließ diesen a.o. Revisionsrekurs zu, weil er mit dieser Frage bislang nicht befasst war, hielt ihn aber für nicht berechtigt, denn – wie schon das OLG Wien bislang vertreten hatte - das Widerspruchsverfahren ist ein Eilverfahren in dem ausschließlich der Einwand der Nichtbenutzung einer Widerspruchsmarke vorgesehen ist; andere Bedenken gegen die Eintragung einer Widerspruchsmarke können nur von der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts in einem Löschungsverfahren aufgegriffen werden.

      (OGH vom 23.09.2022, 4Ob40/22v – Pbl 2023,7; ÖBl 2023,34)

    • Im Zuge eines Widerspruchsverfahrens war u.a. die Frage zu klären, ob zwischen einer Gewährleistungsmarke und einer Individualmarke überhaupt die Gefahr einer Verwechslung möglich ist bestehen kann. Hiezu hielt das OLG Wien fest, dass sich im Abschnitt des Markenschutzgesetzes, der Verbandsmarken und Gewährleistungsmarken betrifft (VI. Abschnitt), keine Sonderbestimmungen bezüglich des Widerspruchsverfahrens (§§ 29c ff MschG) finden, sodass keine Differenzierung zwischen den Markentypen geboten ist. Die Verwechslungsgefahr ist also unabhängig zum Markentyp zu beurteilen.

      (OLG Wien vom 03.11.2022, 33R85/22w – Pbl 2023,28).

 

4. Zur rechtserhaltenden Markenbenützung

    • Aus einer Entscheidung des OLG Wien im Zuge eines komplexen, mehrere Marken betreffenden, vereinigten Verfahrens betreffend die rechtserhaltende Benutzung lässt sich ableiten:
      1. Wenn eine Dienstleistung als „erbracht“ gilt, kommt es nicht darauf an, in wessen Auftrag dies geschah.

      2. Als „ernsthafte Benutzung“ genügt die Erhaltung des Marktanteils; eine Vergrößerung des Marktanteils braucht nicht beabsichtigt zu sein.

      3. Eine „eigenhändige“ Erbringung einer Dienstleistung durch die Markeninhaberin ist nicht erforderlich, solange die Marktteilnehmer die Dienstleistung gedanklich dem Unternehmen der Markeninhaberin zuordnen.

      4. Wenn eine zusammenhängende Gruppe von Marken vorliegt, genügt – im Sinne der sogenannten „erweiterten Minimallösung“ – ein Benutzungsnachweis für bloß eine der Waren für die gesamte Gruppe.

      5. Eine Dienstleistung ist im Sinne markenmäßiger Benutzung nur rechtserhaltend wenn sie im Auftrag Dritter erbracht wird; Tätigkeiten für eigene Zwecke fallen nicht darunter.

(OLG Wien vom 07.07.2021, 33R11/21m – Pbl 2023,29; ÖBl 2023,80)

    • Die für „pharmazeutische Erzeugnisse“ registrierte Marke Nr. 181 200 CLINDAC wurde wegen Nichtbenutzung angefochten, da sie nur für Antibiotika zur Behandlung bakterieller Infektionen in Verwendung stand, die nur einen geringen Teil dieses Oberbegriffs ausmachen. Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts wies den Löschungsantrag – im Sinne der bisherigen Rechtsprechung – ab, da eine Verwendung für „pharmazeutische Erzeugnisse“ erfolgte. Aufgrund einer Berufung der Antragstellerin entschied aber das OLG Wien – in Anlehnung an EU- und deutsche Judikatur –, dass die Marke mit Wirksamkeit vom Tag des Löschungsantrags auf die Waren „Arzneimittel zur Behandlung von bakteriellen Infektionen“ eingeschränkt wird. Begründet wurde dies damit, dass der Oberbegriff „pharmazeutische Erzeugnisse“ sehr weit gefasst und damit einer Aufteilung in Untergruppen zugänglich ist. Die Untergruppe wurde anhand der therapeutischen Indikation des mit der Marke bezeichneten Arzneimittels bestimmt, da sich dieses zur Behandlung nicht bakterieller, insbesondere virologischer, Infektionen nicht eignet.

      Das OLG Wien hat sich damit auf Neuland begeben und die ordentliche Revision an den OGH zugelassen (die bislang allerdings unterblieb), weil zur über den Einzelfall hinausgehenden Rechtsfrage, ob eine für pharmazeutische Erzeugnisse eingetragene Marke durch Teillöschung auf jene Untergruppe, für die das Arzneimittel tatsächlich verwendet wird, einzuschränken ist, keine höchstgerichtliche Rechtsprechung vorliegt.

      (OLG Wien vom 05.10.2022, 33R79/22p – Pbl 2023,25); ÖBl 2023,126)

5. Zur Verwirkung

Gegen die am 18.06.2002 angemeldete Marke COYOTE für „Betrieb einer Bar; Verpflegung von Gästen in Restaurants“ (Kl. 43) wurde von einer Konkurrentin am 11.01.2019 Löschungsantrag mit der Behauptung eingebracht, sie hätte seit 01.12.2001 eine Bar mit der Bezeichnung „Coyote Ugly“ betrieben, die Verkehrsgeltung im Inland erlangt hätte.

Die NA des ÖPA wies den auf ein älteres nicht-registriertes Zeichen und auf eine ältere Etablissementbezeichnung gestützten Löschungsantrag mit der Begründung ab, der Antragstellerin war einerseits die Marke seit 22.04.2009 bereits bekannt, und andererseits hat sie selbst die Bezeichnung „Coyote Ugly“ zum Zeitpunkt der Einbringung des Löschungsantrags gar nicht mehr geführt. Dies lief im Ergebnis darauf hinaus, dass der Löschungsanspruch einerseits verwirkt sei, weil die fünfjährige Duldungsfrist überschritten wurde, andererseits weil die Antragstellerin keinen aktuellen Zeichenbesitzstand mehr hatte.

Die dagegen erhobene Berufung der Antragstellerin wurde vom OLG Wien mit der Begründung abgewiesen, dass keine Täuschung des Publikums mehr zu befürchten sei, da keine Gefahr der Verwechslung der jüngeren Marke mit dem älteren Zeichen oder Namen bestünde, weil das nicht registrierte Zeichen bzw. der Name nicht in Benützung stünden.

Eine außerordentliche Revision gegen dieses Urteil wies der OGH zurück, wobei er sich nur darauf stützte, dass der Löschungsanspruch wegen Überschreitung des fünfjährigen Duldungszeitraums verwirkt sei, weshalb weitere Aspekte gar nicht mehr zu prüfen waren.

(OLG vom 26.03.2021, 33R17/21v; OGH vom 25.01.2022, 4Ob118/21p – Pbl 2022,56)

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