Interessante Entscheidungen

1. Patente und Gebrauchsmuster
 

1.1. Beginn der Verjährungsfrist

Ein Patentverletzer wurde in Deutschland erfolgreich auf Unterlassung, Beseitigung, Rechnungslegung und Information über die Vertriebswege der rechtsverletzenden Produkte geklagt.  Nach Erhalt der letzteren stellte die Klägerin fest, dass ihr europäisches Patent auch in Österreich verletzt worden war, worauf sie auch in Österreich ein Verletzungsverfahren einleitete. Der Patentverletzer wandte ein, dass die Klägerin ihr Recht bereits verwirkt hätte, da der Zeitraum zwischen der ersten Klagseinbringung in Deutschland und der Nachfolgeklage in Österreich länger als drei Jahre (d.i. die österr. Verjährungsfrist) betrug. Der Oberste Gerichtshof hat diese Verteidigung aber nicht akzeptiert und hielt fest, dass gemäß der EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums das Auskunftsrecht nicht auf das Territorium eines einzelnen Mitgliedstaates beschränkt ist. Als Konsequenz davon hat die österr. Verjährungsfrist erst mit dem Erhalt der in Deutschland begehrten Auskunft begonnen, weshalb die österreichische Klage rechtzeitig eingebracht worden war.
(OGH vom 9. November 2017, 4 Ob 159/17m  –  ÖBl 2018, 133).xxx

1.2. Bestimmtheit eines Unterlassungsgebots

In Sicherungsverfahren eines Eingriffsstreites betreffend ein Gebrauchsmuster wurde der Unterlassungsantrag durch das Handelsgericht Wien (als Gerichtshof 1. Instanz) mit der Begründung abgewiesen, der Antrag sei völlig unbestimmt, weil er nicht sämtliche Merkmale des Anspruches 1 des verletzten Gebrauchsmusters genau angeführt hat, sondern bloß darauf gerichtet war, die Beklagte an einem Eingriff in Anspruch 1, unter Anführung einiger konkreter Merkmale , zu hindern. Das HG Wien folgte damit der seit Jahrzehnten geltenden Rechtsprechung, die in Deutschland nach wie vor in Kraft ist. Aufgrund eines Rekurses der Klägerin erließ das Oberlandesgericht Wien (als Gerichtshof 2. Instanz) jedoch eine richtungsweisende Entscheidung, indem es die Formulierung des Begehrens akzeptiert hat. Es hielt fest, dass es für die Bestimmtheit eines Unterlassungsgebots keinen Unterschied macht, ob man den Schutzbereich durch wörtliche Wiedergabe des betreffenden Anspruchs oder nur durch einen Verweis auf den betroffenen Anspruch unter gleichzeitiger demonstrativer Hervorhebung wesentlicher Merkmale dargestellt.
(OLG Wien vom 11. Dezember 2017, 133R 107/17h  - ÖBl 2018, 233).

1.3. Äquivalenzkriterien

Im Zuge eines Verletzungsstreits war die  entscheidende Frage, ob der Ersatz eines Derivats eines Arzneimittelwirkstoffs durch ein anderes Derivat unter den Schutzbereich des Patentanspruchs fällt. Aus diesem Anlass hat das OLG Wien drei aus der juristischen Literatur bekannte, kumulativ zu erfüllende Bedingungen zum Nachweis von Äquivalenz zitiert:

  • Die abgewandelte Ausführungsform löst das der Erfindung zugrundeliegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln (Gleichwirkung).

  • Die Fachperson kann die bei der Ausführungsform eingesetzten abgewandelten Mittel mit Hilfe ihrer Fachkenntnisse zur Lösung des der Erfindung zugrunde liegenden Problems als gleichwirkend auffinden (Naheliegen).
  • Die Überlegungen der Fachperson sind derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert, dass die Fachperson die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der patentgemäßen Ausführung gleichwertige Lösung in Betracht zieht (Gleichwertigkeit).

1.4. Änderungen von erteilten Patentansprüchen

Gemäß österr. und europäischem Patentrecht sind Änderungen erteilter Patentansprüche nur soweit zulässig, als sie das Wesen der Erfindung nicht beeinflussen. Eine Erweiterung des Schutzbereiches ist unzulässig.

Im Zuge eines Nichtigkeitsverfahrens gegen den österr. Teil eines europäischen Patentes hielt das OLG Wien fest, dass jede zulässige Änderung auf ein „Minus“ an Schutz beschränkt ist. Sowohl ein „Plus“ als auch ein „Aliud“ würden dieser Eigenschaft nicht gerecht. Auch eine Verringerung des Schutzumfangs wäre dann unzulässig, wenn der verkleinerte Schutzbereich (oder ein Teil davon) außerhalb des ursprünglichen Schutzbereichs läge; auch in diesem Fall wäre von einem „Aliud“ zu sprechen (und nicht von einem „Minus“)
(OLG Wien vom 1. März 2018, 133 R 131/17p)

1.5. Erfinderischer Schritt

Im Zuge zweier Nichtigkeitsverfahren gegen die österr. Teile von europ. Patenten zitierte das OLG Wien das EPÜ, wonach eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend zu werten ist, wenn sie sich für eine Fachperson nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Nach dem „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ ist dabei zunächst der nächstliegende Stand der Technik zu ermitteln, sodann die zugrunde liegende technische Aufgabe zu bestimmen und schließlich zu beurteilen, ob die Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend war. Nach dem „could-would-approach“ fehlt einer Neuentwicklung nicht schon dann die erfinderische Tätigkeit, wenn die Fachperson auf Grund des Stands der Technik zu ihr gelangen hätte können. Ein erfinderischer Schritt fehlt erst dann, wenn ihn die Fachperson auf Grund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte.
(OLG Wien vom 7. März 2018, 133 R 96/17s und vom 11. April 2018, 133 R 3/18s)xxx

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2. Ergänzende Schutzzertifikate
2.1. Wirkstoffdefinition
Gegenstand eines Schutzzertifikats ist nicht die im Grundpatent geschützte Erfindung, sondern ein Erzeugnis. Nach der Rechtsprechung des EuGH kann ein Zertifikat nicht für Wirkstoffe erteilt werden, die in den Ansprüchen des Grundpatents nicht genannt sind. Dabei ist es nicht erforderlich, diesen Wirkstoff in den Ansprüchen des Grundpatents mit einer Strukturformel auszuführen. Auch eine in den Ansprüchen des Grundpatents enthaltene Funktionsformel kann zur Definition eines Erzeugnisses ausreichend sein. Dies gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der Anspruch sich stillschweigend aber notwendigerweise auf das in Rede stehende Erzeugnis bezieht und zwar in spezifischer Art und Weise.
Diese Entscheidung erging im Zusammenhang mit einer ESZ-Anmeldung für ein Erzeugnis, dessen Wirkstoff in der Beschreibung und in den Patentansprüchen des Grundpatentes nicht erwähnt und definiert wurde
(OLG Wien v. 10.2.2016, 34 R 138/15m und bestätigt durch OGH v. 30.8.2016, 4 Ob 104/16x – Pbl 2017, 67; ÖBl 2017, 45).
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2.2. Wirkstoffkombination
Eine ESZ-Anmeldung wurde vom Österreichischen Patentamt, OLG Wien und OGH zurückgewiesen, da sie ein die Kombination von drei Wirkstoffen enthaltendes Erzeugnis betraf, im Grundpatent aber nur zwei Wirkstoffe dezidiert genannt sind. Es wurde festgehalten, dass ein ESZ nur für ein Erzeugnis erteilt werden kann, das vom Schutzbereich eines aufrechten Grundpatentes umfasst ist. Ein Wirkstoff, der nur als „gegebenfalls andere therapeutische Bestandteile“ erwähnt wird, ist durch das Grundpatent nicht offenbart
(OLG Wien v. 19.5.2016, 34 R 25/16 w; OGH, 26.9.2016, 4 Ob 169/16f - Pbl 2017, 34; ÖBl 2017, 97).xxx
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3. Muster

Der EwGH erließ vor Kurzem im Zusammenhang mit einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster ein Urteil, das die Kriterien für den Ausschluss von Musterschutz betrifft, wenn das Aussehen eines Produktes durch dessen technische Funktion bedingt ist. Dieses Urteil ist in der EU richtungsweisend und auch auf nationale Muster anwendbar. Die Schlüsselsätze sind:

  • Für die Beurteilung, ob Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, ist zu ermitteln, ob diese Funktion der einzige diese Merkmale bestimmende Faktor ist. Das Bestehen alternativer Geschmacksmuster ist insoweit nicht ausschlaggebend.

  •  Für die Beurteilung, ob die fraglichen Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, sind alle objektiven maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Auf die Sicht eines „objektiven Beobachters“ kommt es insoweit nicht an.

    (EwGH vom 8. März 2018, C-395/16 – ÖBl 2018, 109)

4. Marken

4.1. Mangelnde Unterscheidungskraft

In mehreren Entscheidungen aus jüngster Zeit hat das Oberlandesgericht Wien die Registrierbarkeit von Marken für Pharmazeutika verneint, die aus zwei Teilen bestehen, von denen einer die Schutzwirkung, der andere die Anwendungsmöglichkeit umschreibt, da diese Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen (nur) als beschreibende Hinweise aufgefasst würden, z.B. BRONCHOCOLD (133 R  137/17w), BRONCHOAKUT (133 R 138/17w), BRONCHONIGHT (133 R  139/17w), UROPROTECT (133 R  140/17m) und ViruProtect (133 R 8/18a vom 7. März 2018).

4.2. Warenähnlichkeit

Das OLG Wien hielt kürzlich fest, dass „pharmazeutische Erzeugnisse“ und „Arzneimittel“ nicht ähnlich zu „Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungizide und Herbizide“ sind. In früheren Zeiten sind sie manchmal in speziellen Fällen mehr oder weniger als ähnlich angesehen worden
(OLG Wien vom 2. Feber 2018, 133 R  133/17g  -  ÖBl 2018, 230)

4.3. Markenschutz durch Wettbewerbsrecht

Die berühmte „Original Salzburger Mozartkugel“ (eine Schokoladekugel mit Nougat, Marzipan etc.) wurde 1890 von einem Konditor (Paul Fürst) in der Stadt Salzburg erfunden und wird seitdem  in der Stadt hergestellt und verkauft. Später wurde die Umhüllung der Kugel (Silberpapier mit einem nach rechts gewandten Mozartkopf in einem blauen Kreis) als Marke registriert.

Ein ebenfalls in Salzburg ansässiger Mitbewerber begann 2015 „Salzburger Mozartkugeln“ zu verkaufen, die ebenfalls in Silberpapier mit blauem Logo umhüllt sind, wobei der Mozartkopf aber nach links gewandt ist. Er wurde wegen Eingriffs basierend auf Markenrecht und dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb geklagt. Der Antrag auf Unterlassung der Verbreitung im gesamten Gebiet von Österreich (basierend auf Markenrecht) wurde jedoch nicht bewilligt (offenbar weil die Kugeln des Mitbewerbers nicht als verwechslungsfähig ähnlich der als Marke registrierten Umhüllung angesehen worden sind). Dem Mitbewerber wurde lediglich untersagt, seine Produkte in der Stadt Salzburg zu verbreiben, in der die „Original Salzburger Mozartkugeln“ als einen hohen Grad an Unterscheidungskraft erlangt habend gewertet wurden und daher einen Schutz aufgrund des Wettbewerbsrechts genießen.
(OGH vom 21. Nov. 2017, 4 Ob 152/17g – ÖBl 2018, 238; GRUR Int. 2018, 829).

4.4. Keine markenmäßige Verwendung

Eine Individual-Wort-Bildmarke STEIRISCHES KÜRBISKERNÖL wurde von ihrer Inhaberin an einen Herstellerverein lizenziert und auch als geschützte geographische Angabe verwendet. Gegen sie wurde, gestützt auf behauptete Nichtbenützung, ein Löschungsantrag eingebracht, da sie in Österreich weder von der Inhaberin noch mit deren Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt worden ist. Weder die Inhaberin noch der Verein haben steirisches Kürbiskernöl vertrieben. Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes wies den Antrag ab. Das Berufungsgericht (Oberlandesgericht Wien) änderte jedoch diese Entscheidung und löschte die Marke, was auch vom Obersten Gerichtshof bestätigt wurde. Es wurde festgehalten, dass die Marke nicht verwendet wurde, um die Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Produkte aus einem einzigen, für ihre Qualität verantwortlichen Unternehmen zu identifizieren. Im Gegenteil wurde angenommen, dass die Individualmarke von den Konsumenten oder Letztabnehmer als Gewährleistungs(Qualitäts)hinweis aufgefasst und wahrgenommen würde. Die Konsumenten/Letztabnehmer würden das Zeichen bloß als Hinweis auf eine spezielle, lokalbegrenzte kontrollierte Qualität und/oder Herstellungsmethode auffassen. Durch so eine Verwendung kann keine Relation oder Verbindung zu einem einzigen Unternehmen, nämlich zur Markeninhaberin oder zum lizensierten Verein, hergestellt werden.
(OGH vom 29. Mai 2018, 4 Ob 237/17g -  ÖBl 2018, 280).


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4. Domain-Namen

4.1. Domain Grabbing
Die Klägerin, eine US-Gesellschaft, die mehrere Unionsmarken STUBHUB besitzt, hat beim HG Wien (als Unionsgericht erster Instanz) eine Klage gegen den Inhaber der Domains „stubhub.at“ und „stubhub.ch“ eingebracht und die Übertragung oder Löschung der Domains sowie, hilfsweise, die Unterlassung von deren Verwendung beantragt (obwohl diese noch nicht stattgefunden hat), da die Beklagte unter den beiden Domains zwar nie Inhalte veröffentlicht hat, aber stets bemüht war, sie zu einem sehr hohen Preis an die Klägerin zu verkaufen.
Das HG Wien verneinte die inländische und internationale Zuständigkeit für diesen Fall und wies die Klage zurück. Aufgrund Rekurses der Klägerin sprach das OLG Wien, als Gericht zweiter Instanz, aus, dass die Kompetenz im Umfang behaupteten Behinderungswettbewerbs gegeben ist, nicht aber im Umfang von Ansprüchen wegen Verletzung der Unionsmarken. Es ließ einen ordentlichen Revisionsrekurs an den Obersten Gerichtshof zur Frage zu, ob die internationale Zuständigkeit eines österreichischen Gerichts bei behauptetem Domain-Grabbing einer nicht in Österreich und auch in keinem anderen Mitgliedsstaat der EU registrierten Domain („stubhub.ch“) gegeben ist, wenn sich ihre Wirkungen auch auf Österreich erstrecken.
Aufgrund des Revisionsrekurses der Beklagten hielt der OGH fest: Die Klägerin hat ihre Ansprüche auf Verletzung ihrer Unionsmarken und auf Behinderungswettbewerb gemäß UWG gestützt. Da in Bezug auf beide gegenständlichen Internet-Domains kein inländischer Handlungsort vorliegt, kann die Klage nicht auf die Zuständigkeitsbestimmungen der Unionsmarkenverordnung gestützt werden und ist daher im Umfang der Markenverletzung zurückzuweisen. Im Hinblick auf den Behinderungswettbewerb ist die Zuständigkeit aber auf Basis der Verordnung des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO) gegeben, jedoch nur im Hinblick auf den Anspruch auf Übertragung (oder Löschung) der Domain „stubhub.at“ , jedoch nicht in Bezug auf die Domain „stubhub.ch“
(OGH v. 20.12.2016, 4 Ob 45/16w – GRURInt 2017, 281).